論在先申請可比照現(xiàn)有設(shè)計作不侵權(quán)抗辯

發(fā)布日期：2014-03-18 文章來源：互聯(lián)網(wǎng)

【學(xué)科分類】民事訴訟法
【出處】《科技與法律》2013年第5期
【摘要】本案是全國首例以在先申請比照現(xiàn)有設(shè)計抗辯制度作不侵權(quán)抗辯并予以認(rèn)定的專利侵權(quán)案件。在先申請不屬于傳統(tǒng)意義上的現(xiàn)有設(shè)計，但可以比照現(xiàn)有設(shè)計抗辯制度作不侵權(quán)抗辯。專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)據(jù)此正確評估自身權(quán)利的穩(wěn)定性，不斷提高專利質(zhì)量，以此獲得競爭優(yōu)勢。
【關(guān)鍵詞】在先申請；現(xiàn)有設(shè)計抗辯；抵觸申請
【寫作年份】2013年

【正文】

現(xiàn)有設(shè)計是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知曉的設(shè)計。我國《專利法》規(guī)定：在專利侵權(quán)糾紛中，被訴侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的設(shè)計屬于現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵害專利權(quán)?，F(xiàn)有設(shè)計抗辯制度的法理基礎(chǔ)在于，在申請日前為公眾所知曉的設(shè)計屬于損害專利新穎性的因素，不應(yīng)被授予專利權(quán)。據(jù)此，在先申請作為在專利申請日前進(jìn)入公共領(lǐng)域的設(shè)計，損害了涉案專利的新穎性，被訴侵權(quán)人可以援引在先申請，比照現(xiàn)有設(shè)計抗辯制度進(jìn)行不侵權(quán)抗辯，充分體現(xiàn)司法保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)威性，有效提高專利侵權(quán)糾紛的審理效率。

一、當(dāng)事人情況

上訴人（原審被告）：黃澤鳳

被上訴人（原審原告）：李健開

二、案例簡介

2009年7月3日，李健開向中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局申請一款名稱為“腳架”的外觀設(shè)計專利。2010年5月12日，中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局授予其專利權(quán)并于同日授權(quán)公告，專利號為ZL200930081693.1。該專利獲準(zhǔn)授權(quán)后，李健開按規(guī)定繳納年費，該專利現(xiàn)處于授權(quán)有效狀態(tài)。該外觀設(shè)計專利顯示在授權(quán)公告相片上的產(chǎn)品外觀（見圖1）。

2011年9月1日下午15時30分，在廣東省江門市江門公證處公證員見證下，李健開的委托代理人郭松敬來到江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)牛勒鄉(xiāng)路上圍的一間加工場（該加工場左邊是鐵騎制罐有限公司，對面是大關(guān)金屬材料廠有限公司），郭松敬以訂購產(chǎn)品的身份來到該加工場的辦公樓三樓轉(zhuǎn)右第一間辦公室內(nèi)找到一名潘姓男員工，郭松敬向該男子提取一批預(yù)訂好的樣板貨（腳架），并繳款交納了購買產(chǎn)品的款項，后索取到《送貨單》和宣傳資料六份，該行為于15時46分結(jié)束。上述購買產(chǎn)品共兩箱，廣東省江門市江門公證處對所購買的產(chǎn)品進(jìn)行封存，對上述《送貨單》一份及宣傳資料一份進(jìn)行公證，拍攝的照片十張。李健開為購買上述產(chǎn)品花費138元，為上述公證保全花費500元公證費，為上述公證保全辦理了公證委托，花費230元公證費。

庭審當(dāng)中，李健開指控上述產(chǎn)品（見圖2）為侵權(quán)產(chǎn)品。李健開主張其專利的設(shè)計要點是：本專利是由兩組類似“八字”的支腳樞接而成，每組支腳下部都固定有連桿，其中一組支腳的上部連接有U型手柄，手柄上端都連接安裝塊。李健開經(jīng)比對，認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品與其專利完全一致。黃澤鳳則認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計是三個支架組成，其中H型支架與短的H型支架是可以旋轉(zhuǎn)活動，另一個U型支架與短的H型支架是可以旋轉(zhuǎn)式連接，在打開的狀態(tài)下兩個H型支架是交叉狀；并認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品與李健開專利外形相似。

另查明，江門市新會區(qū)大澤金源興五金制品加工場于2010年1月18日核準(zhǔn)成立，企業(yè)類型為黃澤鳳個人經(jīng)營的個體戶，注冊資金為50，000元，經(jīng)營范圍為加工：小五金、鐵家具，經(jīng)營場所為江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)牛勒村新路上圍。

（圖略）

圖1涉案專利產(chǎn)品

（圖略）

圖2被訴侵權(quán)產(chǎn)品

三、當(dāng)事人訴辯

李健開認(rèn)為，其于1997年投資開辦江門市新會區(qū)司前鎮(zhèn)白廟鋼管廠以來，一直投入大量時間和經(jīng)費設(shè)計研發(fā)專利產(chǎn)品，自申請專利后即大批量生產(chǎn)并投放市場，獲得較高市場回報及一定的經(jīng)濟(jì)效益。黃澤鳳在未經(jīng)專利權(quán)人的許可的情況下，以營利為目的，擅自大量制作及發(fā)布被訴侵權(quán)產(chǎn)品的宣傳資料和廣告，大量生產(chǎn)、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，其生產(chǎn)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本專利產(chǎn)品極為近似，已經(jīng)能夠?qū)е孪M者的誤認(rèn)誤購。黃澤鳳的侵權(quán)行為致使李健開的專利產(chǎn)品市場受到極大沖擊，給李健開造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重侵害了李健開擁有的專利權(quán)。李健開于2011年9月19日向法院提起訴訟，請求：1、責(zé)令被告立即停止生產(chǎn)、銷售侵犯原告專利號為ZL200930081693。1、專利名稱為“腳架”的外觀設(shè)計專利侵權(quán)產(chǎn)品，銷毀庫存的侵權(quán)產(chǎn)品，并銷毀生產(chǎn)、制造侵權(quán)產(chǎn)品的專用模具和相關(guān)的宣傳資料；2、責(zé)令被告賠償原告因?qū)＠磺謾?quán)而造成的經(jīng)濟(jì)損失人民幣5萬元；3、由被告承擔(dān)本案的全部訴訟費；4、由被告承擔(dān)本案的購買侵權(quán)產(chǎn)品費用和公證處收取的公證費等合理費用868元。

被告黃澤鳳辯稱：1、原告取證所指向的侵權(quán)人是江門市新會區(qū)金源興五金加工廠，與被告經(jīng)營的江門市新會區(qū)大澤金源興五金制品加工場不是同一主體。2、即使認(rèn)定被告為侵權(quán)人，但由于被告被訴的侵權(quán)設(shè)計是現(xiàn)有設(shè)計，其與被告所提供的三份專利公告沒有實質(zhì)上的差異，根據(jù)《專利法》第62條的規(guī)定，被訴侵權(quán)設(shè)計屬于現(xiàn)有設(shè)計不構(gòu)成侵犯專利權(quán)，因此被告不侵害原告專利權(quán)。

四、判決結(jié)果

（一）一審判決結(jié)果

第一，關(guān)于廣東省江門市江門公證處（2011）江證內(nèi)字第07127號公證書所涉及的加工場是否就是黃澤鳳開辦的江門市新會區(qū)大澤金源興五金加工場的經(jīng)營場所的問題。李健開認(rèn)為該加工場就是黃澤鳳經(jīng)營的江門市新會區(qū)大澤金源興五金加工場的經(jīng)營場所；黃澤鳳的代理人雖然對上述問題提出質(zhì)疑，但沒有否認(rèn)該場所就是黃澤鳳經(jīng)營的加工場。經(jīng)審查，一審法院認(rèn)定本案公證所涉的加工場就是黃澤鳳的經(jīng)營場所。理由如下：1、兩者的地點一致，同為江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)牛勒村新路上圍；2、從公證處公證的宣傳資料反映，該標(biāo)題為“江門市金源興五金加工廠”，宣傳資料內(nèi)容出現(xiàn)“江門市新會區(qū)金源興五金加工廠”的字樣，可見“江門市金源興五金加工廠”并不是該加工場的全稱。兩者相同之處為“金源興五金加工廠”。黃澤鳳經(jīng)營的江門市新會區(qū)大澤金源興五金加工場后一段“金源興五金加工場”與上述“金源興五金加工廠”只有一字不同。在實際生活中，“加工場”與“加工廠”經(jīng)?；ハ啻媸褂?；3、黃澤鳳在庭審中并沒有否認(rèn)公證處公證的加工場是其場所；4、黃澤鳳在庭審中并沒有提供公證處公證的加工場所在地點還存在“金源興”的加工廠或加工場。綜上所述，一審法院認(rèn)定公證書所涉的加工場就是黃澤鳳經(jīng)營的江門市新會區(qū)大澤金源興五金加工場，同時認(rèn)定李健開所公證購買的產(chǎn)品就是從黃澤鳳經(jīng)營的江門市新會區(qū)大澤金源興五金加工場所購買的。

第二，關(guān)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品設(shè)計是否落入李健開專利權(quán)的保護(hù)范圍?！吨腥A人民共和國專利法》第59條第2款規(guī)定：“外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計。”最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第8條規(guī)定：“在與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與授權(quán)外觀設(shè)計相同或者近似的外觀設(shè)計的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利法第59條第2款規(guī)定的外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍。”第11條第1款規(guī)定：“人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計是否相同或者近似時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷……”第11條第3款規(guī)定：“被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者相同；在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者近似。”在本案中，黃澤鳳所銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品為腳架，與李健開涉案外觀設(shè)計專利產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品。要判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品設(shè)計是否落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)以專利授權(quán)時表示在圖片中的外觀設(shè)計與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計進(jìn)行比對，以一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力，根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴產(chǎn)品外觀設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者相同；如果在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者近似。一審法院認(rèn)為，將被訴侵權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計相比較，在整體視覺效果上無差異，兩者構(gòu)成相同，故黃澤鳳的被訴侵權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計落入了涉案外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍。

第三，關(guān)于黃澤鳳辯稱其被訴侵權(quán)產(chǎn)品是現(xiàn)有設(shè)計，不構(gòu)成對李健開專利權(quán)的侵犯的問題。經(jīng)審查，被訴侵權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計為整體上用圓管組成，“U”型支架的組成為用半圓的管分別與兩邊直管相連。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計與黃澤鳳提供上述三份證據(jù)的外觀設(shè)計在整體視覺效果上存在差異，不能認(rèn)定相同或近似，因此黃澤鳳主張其被訴侵權(quán)產(chǎn)品是現(xiàn)有設(shè)計，不構(gòu)成對李健開專利權(quán)的侵害，一審法院不予支持。

《中華人民共和國專利法》第11條第2款規(guī)定：“外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品。”黃澤鳳未經(jīng)李健開許可，生產(chǎn)、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，其行為侵犯了李健開的專利權(quán)，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止生產(chǎn)、銷售侵害李健開專利的侵權(quán)產(chǎn)品、銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品及相關(guān)宣傳資料等民事責(zé)任。由于李健開沒有提供黃澤鳳存在生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的專用模具，故其請求銷毀黃澤鳳的專用模具，一審法院不予支持。

第四，關(guān)于賠償數(shù)額的問題。因李健開沒有提供證據(jù)證明黃澤鳳的獲利，也沒有提供證據(jù)證明其因黃澤鳳的侵權(quán)行為所受到的損失，一審法院根據(jù)《中華人民共和國專利法》第65條和《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第21條、第22條的規(guī)定，參考李健開專利權(quán)的類別、黃澤鳳侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)、黃澤鳳的經(jīng)營規(guī)模、侵權(quán)時間和范圍以及李健開因制止侵權(quán)支出了一定的合理費用等因素的基礎(chǔ)上一并酌定賠償數(shù)額，確定黃澤鳳應(yīng)向李健開賠償?shù)慕?jīng)濟(jì)損失為30，000元。對李健開過高的賠償請求，一審法院不予全部支持。

綜上所述，依照《中華人民共和國專利法》第11條第2款、第59條第2款、第65條、《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第15條第1款第（1）、（6）項，《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第21條、第22條和《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第11條、最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第2條之規(guī)定，判決如下：1、黃澤鳳（江門市新會區(qū)大澤金源興五金制品加工場經(jīng)營者）在判決發(fā)生法律效力之日起立即停止生產(chǎn)、銷售侵害李健開的專利號為ZL200930081693.1、專利名稱為“腳架”的外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品的行為，并銷毀庫存的侵權(quán)產(chǎn)品、與侵權(quán)產(chǎn)品相關(guān)的宣傳資料；2、黃澤鳳（江門市新會區(qū)大澤金源興五金制品加工場經(jīng)營者）在判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)賠償李健開經(jīng)濟(jì)損失及制止侵權(quán)所支付的合理費用共30，000元；3、駁回李健開的其他訴訟請求。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第229條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。本案案件受理費1，072元，由黃澤鳳負(fù)擔(dān)772元，李健開負(fù)擔(dān)300元。

（二）二審判決結(jié)果

黃澤鳳上訴稱：請求改判原審判決，駁回李健開的全部訴訟請求。理由是：1、被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利既不相同也不相似，并未侵害李健開的專利權(quán)；2、黃澤鳳提供了三份已經(jīng)公開的外觀設(shè)計專利，證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計屬于現(xiàn)有設(shè)計，不構(gòu)成侵權(quán)；3、原審判決賠償數(shù)額過高。李健開答辯稱：一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院維持。

二審法院經(jīng)審理查明，黃澤鳳提交的作為現(xiàn)有設(shè)計抗辯的三份對比文件分別是：1、對比文件一：折疊桌椅，ZL00300893.4，申請日為2000年2月2日，公開日為2000年8月2日；2、對比文件二：麻將桌，ZL00300117.2，申請日為2000年1月17日，公開日為2000年11月22日；3、對比文件三：網(wǎng)板折疊圓桌，ZL200830187853.6，申請日為2008年12月5日，公開日為2010年1月27日。以上三份對比文件中的外觀設(shè)計專利均處于有效狀態(tài)。

二審法院認(rèn)為，上訴人黃澤鳳提出其使用的是在先設(shè)計，未侵害涉案外觀設(shè)計專利權(quán)，并提供了三份對比文件，證明其行為不構(gòu)成侵權(quán)。關(guān)于上訴人不侵權(quán)抗辯是否成立的問題。1、上訴人黃澤鳳提交的對比文件一和二，其外觀設(shè)計專利公開日在涉案專利申請日之前，因此，可以作為本案現(xiàn)有設(shè)計抗辯的證據(jù)。將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與對比文件一相比較，對比文件一的腳架在整體上使用的是方形鋼管，與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的圓形鋼管不同；將本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品與對比文件二相比，對比文件二因缺少立體圖、使用狀態(tài)和折疊狀態(tài)參考圖，不能看清其結(jié)構(gòu)，因此不能確定其與被訴侵權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計是否相同或相近似。上訴人黃澤鳳以上述證據(jù)作現(xiàn)有設(shè)計抗辯不侵權(quán)，二審法院不予支持。2、上訴人黃澤鳳提交的對比文件三（見圖3）為網(wǎng)板折疊圓桌，該外觀設(shè)計專利的申請日在涉案專利申請日之前，上訴人可以援引該證據(jù)比照現(xiàn)有設(shè)計抗辯制度進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與對比文件三相比對，被訴侵權(quán)產(chǎn)品為腳架，對比文件三為網(wǎng)板折疊圓桌，被訴侵權(quán)產(chǎn)品為產(chǎn)品零部件，在此情況下，應(yīng)當(dāng)將對比文件中與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相對應(yīng)的零部件部分作為判斷對象，其余部分不予考慮。將對比文件三與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相對應(yīng)的零部件部分作為判斷對象，與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相比較，兩者均為整體上以圓形鋼管組成的腳架，均由一長一短兩組H形支架連接而成，打開狀態(tài)下呈近似X形，較短的H形支架上以旋轉(zhuǎn)式連接一U形支架，兩者不存在實質(zhì)差異，屬于相同的外觀設(shè)計。本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用了申請在先的設(shè)計方案，并未侵害李健開的專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不侵權(quán)抗辯成立，無需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。原審法院認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計與上訴人黃澤鳳提供的三份對比文件的外觀設(shè)計在整體視覺效果上存在差異，不能認(rèn)定為相同或近似，并據(jù)此認(rèn)定上訴人黃澤鳳提出的現(xiàn)有設(shè)計抗辯不成立，該認(rèn)定有誤，二審法院予以糾正。黃澤鳳的該項上訴請求成立，二審法院予以支持。對于黃澤鳳提出的被訴侵權(quán)產(chǎn)品并未落入涉案專利保護(hù)范圍以及一審判決賠償數(shù)額過高的問題，由于黃澤鳳不侵權(quán)抗辯成立，無需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，二審法院對上述問題不再予以審查。

綜上所述，原審判決認(rèn)定事實部分不清，適用法律不當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以糾正，依照《中華人民共和國專利法》第62條、參照最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第14條第2款、依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第1款第（2）、（3）項之規(guī)定，判決如下：1、撤銷廣東省江門市中級人民法院（2011）江中法知初字第64號民事判決；2、駁回李健開的全部訴訟請求。本案一審案件受理費人民幣1，072元，二審案件受理費人民幣550元，由被上訴人李健開負(fù)擔(dān)。因黃澤鳳已預(yù)交二審案件受理費550元，二審法院可予清退，李健開在判決生效之日起十日內(nèi)向二審法院繳納二審案件受理費550元。

（圖略）

圖3對比文件三

五、重點評析

本案審理中，需要解決三個關(guān)鍵問題：第一，對比對象的問題。黃澤鳳提交的作為不侵權(quán)抗辯證據(jù)的對比文件三外觀設(shè)計專利是“網(wǎng)板折疊圓桌”，而本案涉案專利是“腳架”，涉案專利產(chǎn)品屬于對比文件三外觀設(shè)計產(chǎn)品的零部件，兩者是否可以進(jìn)行對比。根據(jù)《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，在被訴侵權(quán)產(chǎn)品為產(chǎn)品零部件的情況下，僅將對比文件中與其相對應(yīng)的零部件部分作為判斷對象，其余部分不予考慮。[1]因此，將對比文件三中與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相對應(yīng)的零部件部分作為判斷對象，與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相比較，兩者均為整體上以圓形鋼管組成的腳架，兩者不存在差異，可以認(rèn)定兩者為相同的設(shè)計。

第二，抵觸申請是否可以比照現(xiàn)有設(shè)計抗辯制度進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。抵觸申請是指在專利申請日前，他人就同樣的技術(shù)已向?qū)＠姓块T提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件中。[2]由于一項外觀設(shè)計只能授予一項專利權(quán)，抵觸申請作為在專利申請日前進(jìn)入公共領(lǐng)域的設(shè)計，損害了專利的新穎性，因此可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)予以評判。[3]

第三，在先申請是否可以比照現(xiàn)有設(shè)計抗辯制度進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。本案中，黃澤鳳提交的作為不侵權(quán)抗辯證據(jù)的對比文件三外觀設(shè)計專利在2008年12月5日即涉案專利申請日之前向國務(wù)院專利行政部門提出申請，并記載在涉案專利申請日以后公告的專利文件中，屬于涉案專利的抵觸申請。但是，對比文件三的外觀設(shè)計專利申請日在2008年修正的專利法正式實施之前，且本案判決涉及對涉案專利的新穎性進(jìn)行評價，應(yīng)當(dāng)適用2000年修正的專利法，[4]而2000年修正的專利法中，針對外觀設(shè)計專利權(quán)，并未對抵觸申請進(jìn)行規(guī)定，只規(guī)定如在發(fā)明和實用新型專利中出現(xiàn)抵觸申請，則專利不具備新穎性。我們認(rèn)為，本案在不侵權(quán)抗辯部分確實應(yīng)當(dāng)適用2000年修正的《專利法》，因此不能適用抵觸申請的相關(guān)規(guī)定。由于抵觸申請與在先申請同樣屬于損害專利新穎性的因素，[5]被訴侵權(quán)人可以援引申請日在涉案專利申請日之前的外觀設(shè)計專利，比照現(xiàn)有設(shè)計抗辯制度進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。本案中，我們將對比文件三作為在先申請，直接與被訴侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比對，二者構(gòu)成相近似。因此，本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用了申請在先的設(shè)計方案，并未侵害李健開的專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不侵權(quán)抗辯成立，無需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

本案是全國首例以在先申請比照現(xiàn)有設(shè)計抗辯制度作不侵權(quán)抗辯并予以認(rèn)定的專利侵權(quán)案件。本案的裁判為此后同類型案件的審理厘清了思路。

【作者簡介】
石靜涵，單位為廣東省高級人民法院。

【注釋】
[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].1版.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010:69.
[2]尹新天.中國專利法詳解[M].1版.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012:259.
[3]尹新天.專利權(quán)的保護(hù)[M].1版.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2005:188.
[4]胡云騰.最高人民法院指導(dǎo)性案例參照與適用[M].1版.北京：人民法院出版社，2012:201.
[5]國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司.專利法研究[M].1版.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011:125.

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